Come registrare un marchio internazionale: procedura, costi e tempistiche

Prima di approfondire come registrare un marchio internazionale, nonché le procedure, i costi e le tempistiche che riguardano questo titolo, è bene sapere che la tutela del marchio è territoriale, cioè limitata al territorio in cui il marchio viene registrato.

Naturalmente, la tipologia di registrazione da richiedere (nazionale italiana, europea, internazionale o nazionale diretta in singoli Paesi di interesse) dipende dalle strategie aziendali ed è sempre consigliabile rivolgersi a professionisti del settore che vi guideranno nella scelta per ottimizzare tempi e costi.

I marchi, insieme ai brevetti, rappresentano i titoli di Proprietà Intellettuale più importanti: consentono ai clienti o ai potenziali consumatori di riconoscere l’identità aziendale, di individuare l’origine del prodotto o del servizio, distinguendolo da quello del concorrente. Sempre più spesso, al giorno d’oggi, le scelte di acquisto dei consumatori sono guidate dalla percezione dei brand.

I marchi diventano sinonimi di affidabilità e qualità, ciò determina la valorizzazione della propria attività e la capacità di attrarre investitori grazie all’aumento della credibilità aziendale.

La registrazione conferisce il diritto d’uso esclusivo del marchio, entrando a far parte degli asset aziendali; i marchi possono essere ceduti o dati in licenza come un qualsiasi altro asset, creando valore tangibile e intangibile.

Prima di approfondire come registrare un marchio internazionale, scopriamo insieme la differenza tra le tutele territoriali dei marchi.

La tutela territoriale dei marchi

Come già anticipato, la tutela del marchio è limitata al territorio in cui il marchio viene registrato.

Parliamo di:

• Marchio nazionale italiano: si deposita la domanda di registrazione del marchio presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) e la tutela è limitata al solo territorio nazionale italiano;
• Marchio europeo: se ne richiede la registrazione depositando l’apposita domanda presso l’EUIPO (European Union Intellectual Property Office). Con questo tipo di titolo, con un unico deposito si ottiene tutela in tutti i Paesi aderenti all’Unione Europea;
• Marchio internazionale: la domanda deve essere depositata presso l’OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) e, a differenza del marchio UE, quando si deposita una domanda di marchio internazionale non vi è l’estensione automatica a tutti i Paesi aderenti, ma si dovranno scegliere i Paesi ad uno ad uno tra quelli aderenti al Sistema del Marchio Internazionale;
• Marchio nazionale diretto (estero): è possibile procedere al deposito della domanda di registrazione di un marchio anche con deposito diretto presso gli Uffici Marchi Nazionali dei singoli Paesi a cui si è interessati.

Marchio internazionale: la procedura

Depositare una domanda di registrazione di marchio internazionale non significa depositare un marchio a livello “globale”. Vediamo insieme più nello specifico cosa si intende.

Si tratta di un Sistema con procedura di deposito unificata. Significa che non si ottiene protezione automatica in tutti i Paesi aderenti, ma che si può procedere con unica domanda al deposito in più Paesi, su versamento delle relative tasse.

Il marchio ha efficacia solo nei Paesi designati al pari di un marchio nazionale: il marchio internazionale è, in effetti, un insieme di marchi nazionali gestiti in maniera centralizzata per alcuni aspetti e lasciati ai singoli Stati per altri. Quindi, una volta depositata la domanda di registrazione presso l’OMPI, la stessa viene inoltrata agli Uffici Marchi dei Paesi selezionati che la esaminano applicando la propria normativa nazionale.

Scopriamo, quindi, come registrare un marchio internazionale: i costi e le tempistiche.

Quanto costa registrare un marchio internazionale

Con questo tipo di registrazione i vantaggi più evidenti risiedono nella riduzione dei costi rispetto al deposito di singole domande di registrazioni nazionali estere, nella rapidità e semplicità di azione data dalla possibilità di raggiungere più Paesi di interesse con un’unica domanda, e nella possibilità di estendere la tutela del marchio a livello internazionale, successivamente al primo deposito, tramite designazioni successive di altri Paesi.

Ma cosa sono le designazioni successive? È possibile che, dopo aver depositato una domanda di registrazione di marchio internazionale (anche dopo diversi anni, non è previsto un limite di tempo), si voglia estendere la registrazione in nuovi Paesi. Questi nuovi territori di interesse possono essere inclusi nella registrazione di marchio internazionale già esistente su versamento delle relative tasse di designazione, senza la necessità di dover presentare una nuova domanda di marchio internazionale o di deposito nazionale diretto, permettendo quindi di ridurre i costi e accelerare i tempi.

Per capire quanto costa registrare un marchio internazionale è necessario sapere che non esiste un costo “prefissato”, o meglio, questo dipende da diversi fattori: Ufficio di provenienza, tipo di marchio (a colori o meno), numero di classi, Paesi selezionati.

Ad esempio, se il marchio è in bianco e nero ed è un marchio verbale, la tariffa base di deposito OMPI è pari a CHF 653, se contrariamente il marchio è a colori la tariffa aumenta a CHF 903. La tariffa di deposito OMPI comprende fino a n. 3 classi di prodotto, oltre la terza classe viene applicata una tassa supplementare pari a CHF 100 per ogni classe successiva. Quindi, depositando una domanda di registrazione per un marchio in bianco e nero, in n. 5 classi di prodotto, l’importo delle sole tasse OMPI è pari a CHF 853 (CHF 653 + 100 x n. 2 classi aggiuntive oltre la terza).

A questi costi, vanno aggiunte poi eventuali tasse imposte dagli Uffici di provenienza e le tasse di designazione previste dai singoli Paesi selezionati.

È possibile effettuare delle simulazioni di costo sul tariffario OMPI.

I tempi di registrazione del marchio internazionale

Trattandosi di un deposito di tipo centralizzato, una volta terminata la procedura di deposito presso l’OMPI, la domanda di registrazione del marchio viene inoltrata agli Uffici Marchi dei Paesi selezionati che la esaminano applicando la propria normativa nazionale.

Non è facile prevedere tempi precisi, poiché gli stessi dipendono dagli adempimenti burocratici e dalle normative in materia di marchi dei singoli Paesi; tuttavia, se previsto dalle normative nazionali, gli Uffici nazionali dei Paesi possono emettere un rifiuto provvisorio entro 12 mesi (per i Paesi del vecchio Accordo del Sistema di Madrid) o 18 mesi (per i Paesi del nuovo Protocollo di Madrid).

Proprio come avviene per una domanda di registrazione di marchio nazionale italiano o europeo, avvenuto l’esame dei requisiti di registrabilità da parte dell’Ufficio Marchi locale, si apre il periodo di opposizione da parte di terzi. In assenza di rifiuti e opposizioni, si ottiene la registrazione della designazione nazionale.

Durata e rinnovo del marchio internazionale

Il marchio internazionale deve essere rinnovato ogni 10 anni per garantirne la validità e non perdere diritti anteriori.

Per quanto riguarda il rinnovo, così come per il deposito della domanda e altre iscrizioni quali ad esempio annotazioni o trasferimento di titolarità, il marchio internazionale prevede una procedura amministrativa centralizzata ed è, perciò, possibile presentare un’unica domanda di rinnovo o di iscrizione presso l’OMPI, pagando i diritti e le tasse previste dai corrispettivi Paesi.

Non è obbligatorio procedere al rinnovo dei Paesi nella loro totalità. È consentito rinnovare la registrazione anche soltanto in alcuni dei Paesi nei quali il marchio internazionale è stato depositato (se ancora in esame) o registrato.

Il nostro studio si occupa anche di questo: vi seguiamo in ogni fase dell’iter di registrazione di un marchio internazionale, studiando con voi le strategie più adeguate e valutando il minor dispendio di energie, tempo e denaro.

Contattateci per saperne di più.