Come registrare un marchio: guida completa passo per passo

Perché registrare un marchio è importante

Registrare un marchio e proteggere nome, logo o altro segno distintivo, significa tutelare l’identità della vostra attività e poter vantare diritti di uso esclusivo rispetto alla concorrenza. La registrazione del marchio consente il riconoscimento, da parte del pubblico, della qualità dei prodotti e servizi e della filosofia aziendale ed è proprio questo che spesso guida le scelte dei consumatori e li spinge a preferire un prodotto o servizio rispetto a quello simile di un concorrente.

Usare i marchi senza averli registrati può esporre al rischio di contestazioni economicamente gravose, all’impossibilità di continuare ad utilizzarli con conseguente perdita di valore dell’avviamento del brand e dell’azienda e inutile spreco di risorse economiche investite in materiale pubblicitario, creazione di siti web, e in generale, nell’immagine aziendale.

Capita purtroppo di frequente che, in mancanza di adeguate ricerche di anteriorità volte a verificare la disponibilità del marchio e senza i diritti di esclusiva che derivano dalla registrazione, l’azienda sia costretta a cambiare il proprio marchio, vanificando tutti gli investimenti fatti.

Dove si registra un marchio in Italia e all’estero

La tutela del marchio è territoriale, cioè limitata al territorio in cui il marchio viene registrato:

• UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) è l’organo responsabile per la registrazione dei titoli di Proprietà Intellettuale in Italia. Il deposito può essere presentato online sul portale UIBM oppure tramite le Camere di Commercio.
• EUIPO (Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale) è l’organo competente per la registrazione dei marchi e dei disegni europei. Ottenendo la registrazione europea, si ottiene protezione in tutti gli Stati aderenti all’Unione Europea (dal 1° gennaio 2021, i disegni/modelli e i marchi dell’Unione Europea non estendono più la loro efficacia nel Regno Unito).
• OMPI/WIPO (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) è l’organo competente per la gestione dei marchi internazionali. A differenza del marchio europeo, quando si deposita una domanda di marchio internazionale non vi è l’estensione automatica a tutti i Paesi aderenti, ma si dovranno scegliere i Paesi ad uno ad uno tra quelli aderenti al Sistema del Marchio Internazionale, indicandoli nella domanda. Il marchio avrà efficacia solo nei Paesi designati al pari di un marchio nazionale: il marchio internazionale è, in effetti, un insieme di marchi nazionali gestiti in maniera centralizzata per alcuni aspetti e lasciati ai singoli Stati per altri.

Come registrare un marchio nazionale italiano

La prima azione necessaria da intraprendere prima di depositare una domanda di registrazione, riguarda certamente la scelta del marchio.

Tante cose possono essere registrate come marchio: parole, disegni, forme, suoni, forme di prodotti o di confezioni, combinazioni di colori e tonalità cromatiche… Ricordiamo che il marchio è il principale segno di riconoscimento dell’identità e della filosofia aziendale e indica al consumatore la provenienza del prodotto o del servizio.

È quindi di fondamentale importanza scegliere un marchio che rappresenti al meglio l’offerta di prodotti o servizi dell’azienda e che sia conforme ai requisiti di registrabilità previsti dalla legge.

Ricerca di anteriorità

Dopo aver scelto il marchio più adatto con riferimento a prodotti e servizi specifici, è sempre consigliabile svolgere una ricerca di anteriorità che viene eseguita su banche dati nazionali ed internazionali.

La ricerca di anteriorità permette di individuare marchi identici/simili esistenti per categorie identiche/affini di prodotti/servizi e nei territori di interesse.

L’obiettivo della ricerca è, quindi, quello di verificare l’originalità del marchio nelle classi di prodotto specificate e di individuare l’eventuale esistenza di anteriorità invalidanti, ovvero marchi identici/simili già depositati e registrati in classi merceologiche identiche o affini che potrebbero invalidare la domanda di registrazione del marchio.

Spesso si ritiene in totale buona fede di aver scelto un marchio originale e forte e ci si accorge solo dopo la ricerca che in realtà sono stati in molti ad aver pensato allo stesso identico marchio o a marchi simili. Accorgersene prima del deposito evita investimenti, anche emotivi, che si rivelano inutili.

Preparazione della domanda

Per procedere al deposito della domanda di registrazione di un marchio è necessario compilare il modulo (elettronico, se il deposito avviene online) preposto, nel quale dovranno essere presenti le generalità del titolare, del mandatario (se presente), la parte verbale (se c’è) del marchio, la rappresentazione grafica in formato jpeg e una descrizione del marchio. Naturalmente, devono essere indicate le classi di prodotti/servizi per le quali si richiede la registrazione.

Scelta delle classi merceologiche (Classificazione di Nizza) e costi di deposito

In base al numero di classi per le quali si intende registrare il marchio, variano gli importi delle tasse da pagare per finalizzare il processo di deposito della domanda di registrazione presso l’UIBM. Più sono le classi di riferimento, maggiori sono le tasse.

Per questa ragione è di fondamentale importanza la scelta corretta e ponderata delle classi merceologiche che va, poi, a determinare l’estensione effettiva della tutela.

I costi ufficiali (UIBM), in fase di deposito sono i seguenti:

A tali costi, si aggiungono poi gli onorari dei mandatari, laddove presenti.

Scegliere male le classi, magari includendone alcune poco rilevanti ed escludendone altre più idonee ad individuare il perimetro di tutela, significa vanificare lo scopo di tutela del marchio. Talvolta è necessario ridepositare il marchio perché non si sono ben individuate le classi e ci si accorge che manca proprio quella di maggior interesse. Rammentiamo infatti che non possono essere aggiunte classi ulteriori al marchio già depositato. Per inserire ulteriori classi occorre depositare una nuova domanda di registrazione con relativa duplicazione di tutti gli oneri e perdendo prezioso tempo di tutela esclusiva.

Deposito della domanda

La domanda di registrazione di marchio va presentata allo sportello della Camera di Commercio o online sul portale UIBM. Al deposito della domanda viene rilasciata una ricevuta in cui sono riepilogate tutte le informazioni relative alla domanda presentata e, cosa più importante, viene assegnata la data di deposito (rilevante ai fini della priorità della domanda, all’inizio della decorrenza dei diritti conferiti dal marchio e al successivo del rinnovo della registrazione, se questa viene concessa).

Tempistiche e durata della protezione

In Italia la procedura richiede in media 8–12 mesi se non intervengono rilievi o opposizioni. Infatti, una volta depositata la domanda, questa viene sottoposta ad un esame di merito per la verificati dei requisiti di registrabilità e se non vengono riscontrati difetti formali, il marchio viene pubblicato sul bollettino ufficiale dei marchi.

Quando il marchio viene pubblicato sul bollettino ufficiale dei marchi, si apre un periodo della durata di tre mesi (dalla data di pubblicazione) durante il quale i titolari di domande/registrazioni di marchi identici o simili in classi identiche/affini, potrebbero opporsi alla registrazione del marchio depositato. Decorso tale termine, in assenza di opposizioni, il marchio viene registrato.

Con EUIPO i tempi medi sono di 4–6 mesi e l’iter procedurale è analogo a quello nazionale sopra descritto.

Le tempistiche di registrazione dei marchi internazionali, invece, variano in base ai Paesi designati (questo vale anche per le domande di registrazione nazionale diretta in singoli Paesi esteri).

La registrazione del marchio dura 10 anni dalla data di deposito ed è rinnovabile per ulteriori 10 anni senza limiti.

Quanto costa registrare un marchio: un’anticipazione

Il costo dipende soprattutto da:

• Numero di classi di prodotti/servizi;
• Ambito territoriale (Italia, UE, internazionale, diretto nazionale estero);

Eventuali assistenze professionali (ricerche, pareri, opposizioni).

Conclusioni

Un marchio rappresenta un’identità ed è in grado di generare valore tangibile (benefici economici e commerciali) e intangibile (benefici per l’immagine e la reputazione di un’attività e per il relativo posizionamento di mercato).

Per questo è cruciale scegliere con criterio e tutelare il marchio: è importante svolgere una ricerca preliminare, selezionare con cura le classi, valutare l’estensione geografica adeguata e scegliere il tipo di deposito più opportuno. Un supporto professionale riduce rischi di rifiuto della domanda e conflitti futuri.

I nostri professionisti possono guidarvi durante tutte le fasi della registrazione di un marchio, elaborando le strategie che più fanno al caso vostro per evitare dispendi di tempi, denaro ed energie.

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